En mayo, el Instituto de Propiedad Industrial (Inapi) de Chile otorgó a la Universidad de Concepción (UdeC) el primer registro de una marca tridimensional en el país, se trata del Campanil de la UdeC, el primer edificio en Chile que protege su imagen para evitar que empresas privadas o entes extrauniversitarios exploten la reconocible figura del campanario en campañas políticas, publicitarias o eventos sin reconocer los derechos comerciales de la Universidad.
El registro de marcas tridimensionales (o táctiles, como también se les conoce) aplicada a edificios o estructuras, es una de las maneras más eficientes de proteger el patrimonio cultural de una nación, ente u organismo.
Suelen confundirse con el trade dress y el diseño industrial, al ser un compendio equilibrado de forma, origen empresarial y signo distintivo, pero, a diferencia, las marcas tridimensionales permiten proteger no solo la figura sino también la idea relacionada con el producto, lo cual repercute de manera positiva en el recall de una marca o compañía, mientras beneficia a quien la registró.
Reconocer una marca tridimensional, incluida en las llamadas “marcas no tradicionales” de algunas legislaciones de propiedad intelectual, no es tan difícil, hay ejemplos muy presentes en la cultura popular, por ejemplo las botellas de Coca-Cola y agua Perrier o en los chocolates Toblerone y Hershey's Kisses, también en las botellas de Gatorade o la cajita feliz de McDonald’s y tendremos una idea bastante clara de qué son y cuál es su función.
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Estas son tan distintivas que basta que veamos solo su silueta, sin más, para saber frente a cuál producto o marca estamos.
“Las marcas táctiles se incluyen en el concepto de marca según el sentido utilizado para percibirlas. De esta manera, en la industria de la moda, en donde los productos ofertados resultan de pruebas tangibles que producen sensaciones al estar en contacto con ellos, la capacidad sensorial debe permitir al producto per se transmitir cualidades visuales y, por tanto, distintivas frente a otros de su misma clase o especie”, explica Lizbeth Jiménez, asociada de Méndez + Cortés S.C., y esto con las telas es realmente difícil.
Así lo descubrió, en febrero de este año, la casa británica de moda Burberry, cuando la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) le negó la posibilidad de registrar su reconocido entramado de líneas rojas, blancas y negras sobre un fondo beige para identificar NFT y otros criptoactivos y productos virtuales, al considerar que, como en la vida tangible, este diseño carece de carácter distintivo.
Cabe considerar para el caso que la jurisprudencia europea sobre las marcas tridimensionales relacionadas con la apariencia misma del producto eran aplicables en el mundo virtual como lo son en el real, lo que resultó en que la representación bidimensional de un producto es tan impugnable como la representación tridimensional de este si no hay distintividad suficiente.
Registrar marcas tridimensionales puede ser complicado porque, como ocurre con la legislación mexicana, a veces no se ha desarrollado la reglamentación específica y “no hay certeza sobre los criterios de representación marcaria, por tanto, la base sobre la cual debe realizarse un estudio”, explica la especialista.
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México
“Los principales desafíos de marcas de esta naturaleza estriban en que éstas no deben atender a una funcionalidad o aspecto ornamental sino que deben cumplir con la función de distintividad para gozar del derecho al uso exclusivo que se requiere por ley”.
Las marcas táctiles son consideradas aspectos sensoriales y esa es una característica intrínseca de los productos con los que se vinculan. Es decir, se conciben más como aspectos ornamentales que como un signo distintivo, por lo que los criterios de registrabilidad pasan por determinar si la marca propuesta no tiene una funcionalidad determinada o depende solo de su apariencia.
Las legislaciones están buscando adaptarse a las marcas no tradicionales. Por ejemplo, en México, dice Jiménez, antes del reconocimiento de las marcas no tradicionales en la legislación, se generaron criterios judiciales para el reconocimiento de marcas cuyas características no se comprendían dentro del concepto tradicional.
En 2018, sin embargo, se reformó La Ley de la Propiedad Industrial para introducir estándares internacionales y, de esta manera, se incorporó un sistema de protección moderno y cuya práctica está caminando hacia criterios equiparables con prácticas de los demás sistemas jurídicos”, dice la asociada de Méndez + Cortés.
Para las marcas no tradicionales, se mantiene la pluralidad de elementos operativos o de imagen del trade dress, las marcas de certificación y, como excepción, las marcas que por su uso acrediten distintividad adquirida.
Brasil y Colombia
En Brasil, explica Tatiana Campello, socia de Demarest Advogados, el registro de marcas tridimensionales suele implicar el cumplimiento de criterios específicos, de acuerdo con las Directrices de Marcas del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (Inpi), por lo que una marca tridimensional es registrable si cumple con los requisitos de distintividad, estabilidad y singularidad, si no es solo funcional (la marca no debe ser necesaria, común u ordinaria para el producto y no puede disociarse del efecto técnico) y si no induce a error o engaño.
En este país, las marcas tridimensionales se evalúan caso a caso y solo “pasarán la prueba” si las superficies que contienen estampados o elementos de relieve figurativo (dibujos, patrones o texturas) interfieren significativamente o no en la forma plástica del objeto analizado.
“El solicitante debe poder proporcionar una representación clara y precisa de la marca tridimensional al presentar la solicitud, que puede incluir dibujos, fotografías u otras representaciones visuales para demostrar el cumplimiento de los requisitos”.
En este sentido, no son distintivos los elementos ocultos y los detalles de la marca que no puedan ser observados e identificados por el consumidor así como los colores, imágenes y etiquetas adheridas al objeto.
“A pesar de la lista detallada de elementos ejemplificados anteriormente, la decisión sobre si registrar o no marcas tridimensionales en Brasil todavía ha sido objeto de mucha discusión, dada la gran cantidad de decisiones de rechazo emitidas por Inpi”, señala Campello.
Un rápido análisis de la base de datos de Inpi indica que la clase 25, ropa y calzado, solo cuenta con algunos registros tridimensionales válidos ya concedidos, a nombre de Kippling Apparel Corporation, Salvatore Ferragamo S.P.A y Maria Perego.
Una forma de uso común e intrínsecamente relacionada con su propósito funcional no será registrado, por lo que el signo tridimensional solo puede registrarse como marca cuando consiste en una forma plástica única, que no es habitual ni estrictamente funcional en relación con el producto, envase o servicio al que está destinado.
“Inpi desconoce marcas supuestamente comunes que, con el tiempo, pueden adquirir distinción en el mercado en el que se insertan, lo que sería el fenómeno del significado secundario, que no es aceptado formalmente y, por tanto, corresponde al titular de la marca solicitar reparación judicial”.
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En Colombia, expone Natalia Fernández, asociada sénior de DLA Piper Martínez Beltrán, las marcas tridimensionales pueden superponerse con otros derechos de propiedad intelectual, como los de autor. Por ejemplo, la protección de una fragancia puede involucrar tanto marcas tridimensionales (en relación con su empaque) como derechos de autor para la composición química u olfativa, de igual manera ocurre con los planos arquitectónicos de un edificio si la forma del edificio es distintiva y se utiliza para identificar un negocio o servicio específico.
“Pero, aunque ambas herramientas están relacionadas con la propiedad intelectual, se enfocan en aspectos diferentes”.
En el país andino, las marcas tridimensionales se registran para proteger la forma de un producto “cuandoquiera que esta sea lo suficientemente distintiva para identificar a toda una gama de productos o servicios.”
En su ley, el registro de estos signos distintivos ofrece a su titular la exclusividad del uso de la forma del producto registrado de la misma manera que protege los derechos del autor que diseñó la forma que se quiere registrar como marca, trátese del diseño original de un edificio y su disposición espacial o las composiciones de las fragancias.
Las marcas tridimensionales se enfocan en aspectos específicos y distintivos de la forma tridimensional de un producto, explica la firma; por lo tanto, tener una marca tridimensional puede ser beneficioso si una empresa desea proteger la forma única de su producto, más que su presentación comercial (lo que sería el trade dress). Esto puede brindar una protección más precisa y sólida para características particulares de un bien, lo que puede ser especialmente útil en casos de copia.
Para la ley colombiana, el carácter distintivo de una marca debe apreciarse en relación con los productos y servicios para los que se ha solicitado el registro y en relación con la percepción que de ella tiene el público al que se dirige el producto, según los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de 2000.
“De esta manera, la forma deberá ser lo suficientemente única para identificar un origen empresarial, y deberá tener elementos que vayan más allá de lo meramente funcional, para que sea realmente distintiva. El registro de una marca tridimensional puede ayudar a los consumidores a identificar fácilmente los productos de una empresa en particular y a diferenciarlos de los productos de otras empresas”, explica la experta.
¿Las artesanías de comunidades se pueden proteger con esta figura?
En el extremo oriental de Venezuela hay una comunidad indígena (waraos) que subsiste con la venta de sus artesanías, en su mayoría accesorios tejidos con una planta local que tienen una textura y color particular.
Un ojo nacional medianamente entrenado sabrá reconocer lejos de la zona warao la artesanía de este pueblo. Tomando en cuenta que el registro de los diseños y la educación en propiedad intelectual entre pueblos autóctonos es parte de la defensa que muchas naciones han desplegado para salvaguardar sus tradiciones y permitir la explotación comercial de estas, cabe preguntarse si el registro de marcas tridimensionales sobre las artesanías aborígenes es posible.
Si partimos de la gran base de que, para obtener el registro de una marca tridimensional es mandatorio que esta sea innegablemente distintiva y, cuando se trata de artesanías hechas por diversos individuos dentro de una comunidad que comparte conocimientos y técnicas, ¿cuánta distintividad puede haber? ¿Cuánta individualización de un producto? ¿Cómo distinguir al artesano, el taller o a veces incluso la comunidad?
No obstante, aunque las marcas táctiles no puedan ser usadas para proteger la moda indígena, al menos en México los esfuerzos por desarrollar los mecanismos idóneos de protección de la propiedad intelectual de productos con una gran carga cultural se han centrado en reconocer sus indicaciones geográficas, además de otros instrumentos jurídicos, explica Lizbeth Jiménez.
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Tal es el caso del reciente reconocimiento de los tapetes de teotitlán, santa ana y san miguel del valle así como de la seda de cajonos, reconocidos para el Estado de Oaxaca, cuyo productos identifican la procedencia de los materiales así como su proceso productivo que les otorga una calidad específica y les otorga un alto valor comercial.
En Brasil, según la Ley de Propiedad Industrial (9.279/96), solo los signos visualmente perceptibles y distintivos pueden registrarse como marcas.
“Esta redacción crea un vacío de protección para algunos tipos de marcas no tradicionales, ya que no son perceptibles visualmente, como son: el sonido, el olfato, el gusto y el tacto”, señala Camila Garcindo Dayrell Garrote, asociada sénior de Demarest Advogados.
Las categorías de marcas no tradicionales aceptadas en Brasil son las marcas tridimensionales y de posición (esta última fue reglamentada en septiembre de 2021).
Aún así, aclara, “aunque no todas las características táctiles cumplen con los criterios para el registro de marcas, también puede haber sensibilidades culturales en torno a la comercialización de ciertos diseños”, en cuyo caso, se puede considerar proteger los productos a través de derechos de autor, marcas de certificación o incluso protección de conocimientos tradicionales.
El registro de marcas táctiles puede proporcionar protección legal para diseños únicos utilizados en artesanías creadas por comunidades indígenas, haciendo cumplir su protección y al mismo tiempo mejorando su marca y valor comercial al hacerlos fácilmente reconocibles y asociarlos con su comunidad específica.
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Tomando esto en cuenta, similarmente a como ocurre en México y probablemente en otras naciones, “el camino ideal es proteger la moda indígena mediante una combinación de protección legal aplicable a qué elemento interviene en la producción y comercialización de sus artesanías, así como colaboraciones éticas y sensibilización para respetar y preservar el patrimonio cultural”, dice la experta.
Entonces, ¿cómo podrían cruzarse las leyes de protección al patrimonio cultural con las de registro de marcas táctiles? ¿Cuáles artesanías deberían registrarse y qué ventajas les daría esto? En México, el gobierno ha asumido la responsabilidad de preservar, difundir y proteger diversas expresiones relativas a la identidad nacional, buscando su reconocimiento mediante legislaciones que preserven la identidad, patrimonio cultural y propiedad intelectual colectiva de los pueblos autóctonos como la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que establece mecanismos de solución de controversia, infracciones, sanciones y delitos por actos que afecten derechos de los pueblos y comunidades.
A pesar de que las marcas táctiles podrían ofrecer protección, Jiménez asegura que las indicaciones geográficas o denominaciones de origen otorgan la protección idónea para que el signo desempeñe la función indicadora concreta que permita al consumidor identificar sus cualidades y reputación directamente asociada a su lugar de origen. “Es por ello, que si bien es necesario que las indumentarias y artesanías que posean una tradición particular deben ser reconocidas con el objetivo de desarrollar y fortalecer las cadenas de valor que aporten beneficios a una comunidad o región, el régimen de protección especial para ello debe analizarse a la luz del beneficio de la colectividad.”
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“Considerando lo anterior”, añade Garrote, “el camino ideal es proteger la moda indígena mediante una combinación de protección legal aplicable a qué elemento interviene en la producción y comercialización de sus artesanías, así como colaboraciones éticas y sensibilización para respetar y preservar el patrimonio cultural.” En tal hipótesis, se puede considerar proteger los productos a través de derechos de autor, marcas de certificación o incluso protección de conocimientos tradicionales.
En resumen, es posible registrar marcas tridimensionales para tejidos o creaciones asociadas con artesanías aborígenes, pero debe hacerse teniendo en cuenta cuidadosamente las sensibilidades culturales y la participación activa de la comunidad indígena, por lo que es crucial abordar el proceso de registro con respeto por las tradiciones y deseos de estas comunidades.
“Sin embargo, es importante analizar cuál es el derecho de propiedad intelectual que mejor se adapta a su aplicación, ya sea derechos de autor, conocimientos tradicionales o marcas tridimensionales”, agrega Garrote, quien asegura que la comunidad y los propios artesanos deben ser parte del proceso de toma de decisiones y negociación de su registro de marca y comercialización de sus creaciones, para garantizar que sus expresiones culturales se utilicen con respeto y de una manera que beneficie a la comunidad.
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