Al fin, en 2022, se comenzó a hablar de otros temas más allá de la pandemia, la expresión del año, elegida por FundéuRAE, fue 'inteligencia artificial' y la palabra más buscada, según 'El año en búsquedas' fue wordle, un juego en línea (para 2020 y 2021, respectivamente, FundéuRAE eligió como palabras confinamiento y vacuna).
2022, como resumen, fue un año en que, lamentablemente, inició una nueva ofensiva bélica en Europa, concluyó la segunda era isabelina de la historia, el invierno cripto recrudeció a tal punto que a veces hace pensar que la crisis acabará con el reinado de las monedas virtuales y algunas marcas enfrentaron crisis de prestigio (Adidas y Balenciaga) por diversas causas.
Desde lo legal fue un año de cambios, adopción de nuevas normativas y acuerdos, avances y revisiones, reinicios de ciclos constituyentes y —desde el ejercicio del derecho de propiedad intelectual— suscripciones a tratados internacionales beneficiosos como el Acuerdo de Madrid para Belice y Chile. Acá, en la propiedad intelectual, es donde nos detendremos y repasaremos cuáles fueron los trabajos más interesantes o desafiantes que algunas de las firmas Perfil Plus de LexLatin atendieron a lo largo de 2022 y cuáles son sus expectativas en este campo para 2023.
Guzmán Ariza (República Dominicana)
De acuerdo con Leandro Corral, director del departamento PI, comentó que 2022 fue un año desafiante y a la vez interesante en varios aspectos “considerando la evolución de la Propiedad Intelectual en República Dominicana y la región”.
En materia de diseño industrial, por ejemplo, la firma trabajó para hacer el registro de la caja de embalaje de Mc Bride PLC, Smurfit Kappa Carton Mills S.A. Además, se registraron Wasan, Macadamia Natural Oil y Jarritos (marca de bebidas), entre otros.
El registro de Jarritos fue desafiante. En el mercado dominicano ya había otra marca idéntica en clase pero con distinta protección de productos. La firma logró un acuerdo de convivencia para marcas idénticas, pero de diferentes tipos de productos. Este caso implicó convencer al regulador de que una marca idéntica a otra ya existente, en las mismas clases, podía registrarse sin confundir al consumidor. “Mediante nuestros alegatos bajo la justificación del acuerdo de convivencia y no objeción de quien ya tenía su registro pudimos alcanzar la aprobación de la marca con éxito”.
El registro de Wasan fue particularmente interesante par el abogado, pues existía un nombre diferente que para el regulador era similar. "En nuestra defensa, logramos demostrar que los signos no eran iguales. La marca es conocida en otros países como Japón (tiene un significado en Japón), pero la marca que se enfrentaba no era de origen asiático, sino un nombre de fantasía que, ante cualquier persona, podría entenderse como una palabra japonesa. Al demostrar las diferencias conceptuales, semánticas y morfológicas, pudimos lograr la aprobación con éxito”, dijo Corral.
Otro desafío importante para el equipo PI de la firma fue el registro de la caja de embalaje bajo titularidad de Mc Bride —Smurfit Kappa—. Este requirió “de haber realizado el proceso de solicitud de registro y depósito de documentos en un plazo de 24 horas, logrando en el camino la aprobación definitiva y bajo reclamación de prioridad”. Las dificultades se encontraron en el análisis de la documentación aportada en forma digital, su estudio y posterior solicitud.
La marca de Macadamia Natural Oil se vende en República Dominicana desde hace más de 15 años, pero no había sido registrada por el distribuidor del producto hasta que un cliente de Guzmán Ariza decidió ser propietaria de la marca y, por ende, registrarla en la isla. “Una situación común es cuando existen distribuidores o representantes de marcas en el país, pero no permiten o no realizan el registro de la marca a su verdadero titular, lo que entendemos que debe ser siempre la primera opción al momento de representar una marca extranjera”, explicó el abogado.
Von Wobeser y Sierra, S.C. (México)
Patricia Kaim, socia del despacho mexicano, menciona como asesoría desafiante en 2022 la asesoría que se dio a Procesar S.A. de C.V., empresa operadora de la base de datos nacional SAR, en diversos litigios relacionados con el uso ilegal que Apple Inc. hace de la marca “Siri” y algunos registros marcarios obtenidos ilegalmente en México.
Procesar —que posee los registros marcarios S.I.R.I., Siri y Siri Sistema Integral de Recaudación (o las marcas Siri de Procesar) y el software identificado con ellas— determinó que Apple había registrado de manera ilegal las marcas Siri y Apple para identificar un software usado en su asistente virtual, lo que significó que los derechos de registro de Apple para esta marca fueron negados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Impi) así como todos los recursos interpuestos por dicha empresa.
Von Wobeser y Sierra desarrolló una estrategia de defensa para asegurar que dichas marcas se mantengan protegidas en el territorio mexicano y también para que el Fondo Mexicano de Ahorro para el Retiro siga operando sin alteración alguna con la marca Siri.
Dicha estrategia se basó en presentar una solicitud de declaración administrativa de infracción en contra de Apple, que se reconvino con las solicitudes de declaración administrativa de caducidad y nulidad, en contra de las marcas Siri de Procesar, y que se resolvieron negando la declaración administrativa de infracción, así como las caducidades y nulidades correspondientes.
“Uno de los puntos clave de la defensa de Apple y de los argumentos invocados en las nulidades en contra de las marcas Siri, de Procesar, consistió en determinar que el software que protegen estas marcas es propiedad del Gobierno y, por tanto, las marcas deben ser expropiadas”, añadió Kaim.
La especialista enumeró como algunos de los retos más importantes en este caso delinear la distinción entre la Base de Datos Nacional SAR, que consiste en un conjunto de datos cuya titularidad corresponde al Gobierno Federal, y respecto del que Procesar cuenta con una concesión para su operación y administración; el software creado y desarrollado por Procesar; las marcas Siri de Procesar que constituyen los signos distintivos que confieren a Procesar el derecho exclusivo para su uso y explotación en México (correspondientes a la clase 9 internacional), y determinar y comprobar frente a la autoridad que el término Siri se definía en disposiciones emitidas por la Consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro).
Carey (Chile)
El despacho austral atendió el caso “más relevante que se conoce hasta la fecha en nuestra jurisprudencia en materia de respeto a los derechos de autor sobre obras gráficas”: el litigio que enfrentó a la pintora Catalina Abbott con la viña Viu Manent (bodega local) y sobre el cual la Corte Suprema de Chile dio una sentencia definitiva en marzo de 2022.
Este asunto surgió cuando Abbott denunció que la bodega había usado (y modificado) varias etiquetas elaboradas por ella, para folletería, exposiciones y campañas publicitarias sin haber pedido su autorización.
La Corte acreditó cuatro infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual y condenó a la viña a pagar una indemnización total de 445.000 millones de pesos (cerca de 510 millones de dólares), lo que constituye la mayor multa asignada por un juzgado chileno, hasta la fecha, por este tipo de infracciones. Paralelamente, ordenó el cese del uso de la obra de Abbott para el etiquetado de sus botellas.
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“Más allá de la cuantía del caso”, aclaró la firma, “este representa un precedente extremadamente relevante por las implicancias jurídicas que genera respecto del efecto y alcance que deba darse tanto a las autorizaciones o licencias de uso sobre obras intelectuales, como a la transferencia de los derechos sobre tales obras”.
Carey sostuvo la tesis de que si bien la artista había suscrito contratos de autorización de uso y cesión de derechos intelectuales sobre determinadas obras, tenían que evaluarse las facultades que efectivamente entregaron tales documentos a la viña Viu Manent, “a modo de dilucidar si esas facultades le permitían o no modificar a su antojo las obras de la autora y utilizarlas en cualquier clase de forma, soportes o fines”.
El máximo juzgado chileno confirmó la tesis sostenida por el despacho, ya que las licencias de uso de obras protegidas por derechos de autor “deben ser expresas, indicando específicamente y de forma pormenorizada todos los tipos de usos que se autoriza a realizar, el territorio en que es posible realizar tales usos y el tiempo de la autorización. A su vez, la Corte deja claro que la autorización no podría implicar o referirse a los 'derechos morales' reconocidos por la ley chilena al autor o autora de una obra, como el derecho a ser identificado como autor o autora de una obra y el derecho a oponerse a cualquier modificación de la obra, ya que tales facultades cuentan con el carácter de personalísimas, es decir, son intransferibles e irrenunciables”.
García & Bodán (El Salvador)
Durante 2022, para la firma García & Bodán un desafío importante fue el manejo del portafolio de marcas de una multinacional, radicada en El Salvador. Esta, a decir de la firma “ya se encontraba operando en el país, pero tenía pendiente registrar su principal signo distintivo”, explicó su socio y director regional de la práctica de PI, Julio Vargas, quien especificó que “la relevancia del caso es que terceros intentaron sorprender la buena fe registral e inscribieron marcas que habían sido presentadas posteriormente a las de nuestro cliente y basándose en dichas marcas intentaron impedir que nuestro cliente registrara las suyas, a través de presentación de oposiciones en contra de todas las marcas”.
¿Cómo actuó la firma para resolver este caso? Probaron en un tiempo relativamente corto que hubo abuso del derecho de estos terceros así como una infracción al derecho de prioridad registral de la multinacional. Esto lo hicieron mediante la presentación de las oposiciones y reversión de “una cantidad importante de documentación que había sido presentada como prueba de un supuesto mejor derecho”.
Vargas precisó que también se tuvo que probar que la marca de su cliente existía desde antes de las marcas de estos terceros y que "incluso uno de ellos estuvo en uno de los países donde el cliente tiene una de sus principales operaciones y meses después estaba solicitando una marca, excesivamente similar a la del cliente. También debimos incorporar toda la prueba que acreditaba la notoriedad de la marca de nuestro cliente a nivel mundial y nacional”, esto permitió que la empresa representada por García & Bodán ganara el litigio en primera instancia y en apelación administrativa.
Consortium Legal (Centroamérica)
En Guatemala, esta firma multijurisdiccional asistió varios casos relacionados a infracciones a la PI, en los que terceros utilizaban, sin autorización, signos similares o idénticos a los de varios de sus clientes y que perjudicaron sus ventas y posicionamiento en el mercado. La resolución a cada una de estas infracciones pasó por investigarlas y acercarse amistosamente a cada parte para llegar a acuerdos antes de iniciar las acciones judiciales pertinentes. Esto, de acuerdo con los especialistas, implicó el reto de transmitir a los transgresores la importancia que tiene el respeto a la propiedad industrial de terceros. Ante quienes se negaron a aceptar y corregir sus inobservancias, la firma inició las acciones judiciales pertinentes, lo que supuso explicar los casos y los derechos que ostentan sus clientes, ya que en Guatemala no existen juzgados especializados en la materia.
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En El Salvador, el trabajo más desafiante fue lograr una sentencia favorable en un juicio mercantil de cancelación de marca por no uso dentro de la industria farmacéutica. “Los efectos jurídicos de este tipo de procesos buscan que, a través de una sentencia, el juez ordene al registro de la PI la cancelación de marca por no uso”.
Los expertos de la firma precisaron que “este tipo de sentencias son muy importantes ya que hay competidores que utilizan marcas de defensa para impedir la inscripción y uso de marcas que realmente buscan una presencia comercial en algunos mercados”. En este caso se sumó el hecho de que su cliente tenía altas expectativas para lanzar su marca al mercado, con la meta de que la marca tuviese presencia en la región por medio de la “función indicadora del prestigio de una marca”. Es decir, el cliente asocia la marca con una empresa determinada.
Esta tarea empezó durante la pandemia, “cuando el número de operadores de justicia tenía una representación menor en los tribunales y particularmente el cliente tenía mucha presión para poder lanzar una estrategia comercial en la región en un tiempo determinado, aunque al final logramos cerrar el caso de forma exitosa, en 18 meses”.
En Nicaragua, el pasado año las consultas más frecuentes de los clientes de la firma estaban relacionadas con nuevas tecnologías, plataformas digitales y streaming. La firma elaboró guías para responder cada interrogante a partir de diversas leyes, separadas, que regulan de forma general estos temas: en esta nación no existe una ley o normativa específica para las tendencias, que, por la importancia que han adquirido, “merecen una legislación especial dedicada”, pues no tenerla se traduce en vacíos y áreas grises.
Arias (Guatemala y Honduras)
Sonia Urbina, socia en Arias - Honduras, dijo que el pasado año estuvo cargado de infracciones marcarias, cometidas por muchos de los nuevos comercios en redes sociales, debido a que los nuevos emprendedores “no se informaron lo suficiente para desarrollar sus negocios y no cometer infracciones de propiedad intelectual”.
En la mayoría de los casos, el incumplimiento se debió a la falta de conocimiento de los derechos de PI “y la falta de eficiencia de la estructura gubernamental para enfrentar las infracciones".
En Guatemala, la firma tuvo la oportunidad de asesorar a desarrolladores de programas computarizados. La protección de innovaciones es un área que está creciendo de una forma más profesional en el país, a través de distintos mecanismos como los contratos de cesión de derechos, licencias de software y software as a service, entre varios. Al respecto, es importante mencionar, que en Guatemala “el software se protege como derecho de autor, sin necesidad de depósito ante las autoridades”, así lo detalla Ivón Hernández, senior counsel.
La abogada añadió que “el aspecto más relevante de la protección del software es el enforcement, porque las autoridades guatemaltecas no están capacitadas para actuar en casos de infracción de derechos de autor en esta materia”, por lo que uno de los principales desafíos en este tema es la resolución de controversias derivadas de los contratos de software, “porque requieren un nivel de especialización muy alto y es un tema bastante nuevo para las cortes locales”.
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¿Qué depara 2023 en materia de Propiedad Intelectual?
Tomando en cuenta el trabajo en sus oficinas, para 2023 Julio Vargas, de García & Bodán, predice que este año estará marcado por litigios de propiedad intelectual sobre desarrollos tecnológicos, transacciones sobre la base de propiedad intelectual y la solicitud de patentes de nuevas tecnologías.
Leandro Corral, de Guzmán Ariza, secunda a su colega centroamericano, pues no duda que “para este 2023, tanto para la República Dominicana como para el resto de los países, en materia PI se imponen casos relacionados a las nuevas tecnologías", especialmente centrados en el uso de la inteligencia artificial y la creación de PI, el uso de blockchain, la protección de los derechos de autor en las plataformas digitales, la protección de marcas en entornos digitales y la patente de aplicaciones y programas informáticos.
De manera más específica, Corral indica que República Dominicana tiene como materia pendiente la vigilancia de sus fronteras para evitar el ingreso de productos pirateados, “no por mal desempeño del regulador, sino por el aumento excesivo de productos falsificados, similares o de ingreso sin autorización de titulares de derecho de registros marcarios”, empujados por la globalización.
Volviendo a la industria tecnológica, Consortium Legal cree que serán relevantes los temas que requieren atención por parte de profesionales especializados en materias novedosas como PI en relación con las plataformas streaming, redes sociales, videojuegos, E-Sports, radiodifusión y transmisión de emisiones deportivas, licenciamiento de software, privacidad de datos y ciberseguridad, derecho de la moda, derechos de imagen, metaverso, NFTs, fan tokens, criptoactivos y Web 3.0, por mencionar algunos.
“El tema del metaverso tomará mayor importancia, debido a que ya hay incluso estudios de los países en los que podrá desarrollarse de mejor forma el metaverso, lo que supone que a nivel global exista un avance hacia ese tema, esto presionará a las instituciones de PI alrededor del mundo a adaptarse a los retos que impactarán marcas, patentes y al derecho de autor”, comentaron.
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El metaverso también es un tema central para Patricia Kaim, de Von Wobeser y Sierra, particularmente en lo relacionado con la regulación y protección de creaciones dentro de este.
“Si bien es un tema que ya se discute”, precisa, “es posible que esta plataforma tenga mucha más presencia en nuestra vida cotidiana, por lo que la forma de entender los derechos de PI en ese universo virtual cambiará los métodos de protección de estos de manera acelerada”.
Para esto, será importante crear protocolos homogéneos que puedan usarse de manera internacional y que incluyan herramientas para la protección de los derechos de PI en la realidad física y la realidad virtual del metaverso.
Desde Chile, Carey considera que las modificaciones a la Ley de Propiedad Industrial, hechas en mayo, y que alteraron el modo de proteger algunos activos intangibles, seguirán siendo objeto de atención durante el año debido a sus consecuencias y la instalación de nuevos procedimientos y criterios por parte del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi).
Parte de estos cambios es el nuevo concepto de marca comercial, para permitir el registro de marcas no tradicionales (olfativas, tridimensionales, animadas, de patrones, de combinación de colores y de posición, dentro de otras) y para lo que la firma ha liderado la presentación de estas nuevas categorías, “particularmente las tridimensionales, con lo cual, dentro del año 2023, es esperable que se comiencen a emitir los primeros registros de esas categorías, conociéndose de este modo el criterio que aplicará Inapi para hacer efectivas las causales de irregistrabilidad establecidas en la ley respecto de tales derechos”.
El país también discutirá este año en el parlamento los proyectos que puedan tener impacto en derechos intelectuales, como el llamado Proyecto de Ley de Fármacos 2, que modifica el rotulado de medicamentos e introducirá importantes restricciones respecto del modo de utilizar las marcas comerciales de esos productos en los envases que los contienen. También establece nuevas regulaciones en materia de licencias no voluntarias (LNV) de patente, incorporándose una amplia definición respecto del concepto de “inaccesibilidad a medicamentos” que facilitaría el inicio del procedimiento para obtener licencias no voluntarias conforme a la Ley de Propiedad Industrial.
En Centroamérica, Arias estima que, aparte de la protección de derechos de autor y marcas en el metaverso y la protección de invenciones generadas a través de inteligencia artificial, la consolidación de la automatización y servicios electrónicos de las distintas oficinas será un tema medular.
“Aproximadamente hace unos tres años comenzó la preparación de las oficinas de marcas y patentes para las presentaciones y tramitación de todos los servicios de forma remota, inicialmente en Costa Rica y el modelo ha sido replicado especialmente en el 2022 por las otras oficinas que inclusive han generado mejoras y depuración de estos”, explica Simón Valverde, socio en Costa Rica.
El socio añade que “aún quedan desafíos importantes en este tema, especialmente en lo referente a la consulta de bases de datos en línea los cuales esperamos se aborden en el 2023 y terminen de democratizar el acceso a información confiable que permita generar más y mejores innovaciones en nuestros países”.
Una situación muy similar ocurrirá en Guatemala, a decir de Ivón Hernández, quien asegura que los temas más relevantes en materia de PI puede que sean la modernización del Registro de la Propiedad Intelectual, la mejora de los sistemas en línea, la facilitación de la coordinación entre instituciones para casos de falsificación y piratería y la evaluación de posibles reformas a las leyes de Propiedad Industrial y Derechos de Autor.
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