Puede que la lucha de poderes entre Byte Dance Ltd. (matriz de Tik Tok) y el Gobierno de Estados Unidos sea más llamativa, en términos noticiosos y económicos, pero no es ni de cerca un enfrentamiento que vaya a tener una resolución tan simple y rápida como el litigio marcario que enfrentó a la tecnológica china con un empresario peruano que logró el registro de la marca Tiki Toki, que ByteDance contestó ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) peruano, por presuntas similitud y riesgo de confusión.
La resolución a favor de la empresa peruana Real Center Investment S.A.C., dueña y registradora de la marca de bebidas alcohólicas (excluyendo cervezas) Tiki Toki, la concedió la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, que de esta manera confirmó la decisión de primera instancia que otorgó el registro de la marca a favor de la empresa peruana y rechazó la oposición presentada por ByteDance, en noviembre de 2020.
En ese momento ByteDance Ltd. (conformada en las Islas Caimán) se opuso al registro del signo notorio, por imitar de tal manera a su marca denominativa Tik Tok (registrada en las clases 9, 25, 35, 38, 41, 42 y 45, según la Clasificación de Niza) que podría generar confusión, además de que incurriría en perjudicar el prestigio de su plataforma. La Sala Especializada consideró que, aunque ambas marcas comparten similitudes fonéticas, no existe riesgo de confusión entre estas debido a la diferencia entre los productos que representan.
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ByteDance, titular de la marca Tik Tok en Argentina, Chile, Colombia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, aseguró en su oposición que Tiki Toki actuó “de mala fe”, al pretender registrar una marca casi idéntica a la de su titularidad “cuya difusión y conocimiento tienen un alcance mundial”.
No puede ser atribuible a la casualidad que se pretenda obtener el registro de un signo similar o idéntico a su marca registrada, más aún cuando la denominación TIK TOK no tiene un significado en el lenguaje común, sino, por el contrario, es un signo de fantasía. - Se ha solicitado el registro de la marca TIK TOK y logotipo con la finalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, aprovechándose del prestigio de su marca TIK TOK, escribieron en su oposición.
La respuesta de Real Center Investment llegó el 28 de diciembre de ese mismo año, cuando señalaron que la denominación solicitada a registro era Tiki Toki y no Tik Tok, por lo que había suficiente diferencia. Así lo consideró también la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi, que, mediante la Resolución N° 3277-2021, en agosto de 2021 y en diciembre de 2022, declaró infundada la oposición y se dispuso a otorgar el registro de la marca peruana.
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Los argumentos
Para otorgar la marca, el Indecopi consideró que, ya que ByteDance no invocó que su marca goza de la calidad de notoriamente conocida, no le correspondía emitir pronunciamiento respecto a ese argumento, también señaló que la protección contra el aprovechamiento del prestigio de un signo se aplica única y exclusivamente a marcas que gozan de esta calidad y que, en lo que se refiere al amplio conocimiento de una marca, las leyes peruanas solo reconocen como categoría jurídica a los signos notoriamente conocidos, según los criterios establecidos en el artículo 228 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina.
Vale la pena repasar dicho artículo, que establece que: Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración, entre otros, el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización dentro de la Comunidad; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo y su valor contable como activo empresarial, así como la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
Así tenemos que, este 9 de septiembre, la Sala Especializada resolvió que no era necesario pronunciarse sobre el argumento de que la marca Tik Tok es “notoriamente conocida”, ya que ByteDance no inició su oposición bajo este argumento, además, Tik Tok y Tiki Toki ni siquiera trabajan en el mismo ámbito, ya que la primera ofrece servicios digitales mientras la segunda vende bebidas alcohólicas, el riesgo de aprovechamiento de fama, así como de confusión es prácticamente nulo.
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A esta conclusión se llegó luego del recurso de apelación interpuesto por ByteDance según la prohibición de registro establecida en el artículo 136, inciso h, de la Decisión 486, que reza que no pueden registrarse como marcas signos cuyo uso afecta a un tercero, especialmente cuando dicha marca es reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notorio ya existente, cuando su uso puede causar confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios, además de un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o causar la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
Sobre esto, el Indecopi precisó que era necesario atender el Principio de Preclusión (o de eventualidad), que reparte el ejercicio de la actividad procesal de las partes y del juez de manera que determinados actos deben corresponder a determinado periodo, fuera del cual no pueden ser ejercitados y –si se ejecutan– no tienen valor porque emanan de normas procesales de derecho público, surgen en ocasión del proceso y no pueden exigirse coercitivamente
Cabe indicar que en virtud del Principio de Preclusión, no corresponde que la Sala se pronuncie, en Segunda Instancia, sobre causales que no fueron invocadas ante la Primera Instancia, como la consignada en el recurso de apelación, es decir, si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, pues de hacerlo no sólo se vulneraría el principio de preclusión, sino que se atentaría contra el derecho de defensa de la otra parte, quien vería recortado su derecho de poder cuestionar ante otra instancia administrativa el fallo expedido por la anterior, explicó la Sala.
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Tik Tok es un infractor frecuente
Este no es el primer revés de ByteDance o Tik Tok ante autoridades locales. En febrero de este año, un tribunal alemán dictaminó que la empresa china y su aplicación son responsables del contenido no autorizado subido por sus usuarios, en virtud de la Directiva de Derechos de Autor de la UE de 2019, que le impone a las plataformas de social media la obligación de obtener licencias de los propietarios de derechos de autor.
Esto ocurrió luego de que la distribuidora de películas berlinesa Nikita Ventures acusó a Tik Tok de no haber cumplido con sus obligaciones legales y éticas, al no obtener licencias para el contenido compartido en su plataforma (amparados en el principio del safe harbor, entendido como la política según la cual el social media no es responsable por el contenido subido por sus usuarios), incluido mucho del material sujeto a derecho de autor de Nikita, lo que los afectó financieramente.
El tribunal de Berlín que atendió el caso concordó con la distribuidora y dictaminó que ByteDance debía calcular la pérdida monetaria que su imprudencia le causó a la empresa alemana, también ordenó a Tik Tok a pagar por daños y abstenerse del uso futuro del material de Nikita Ventures, en virtud del artículo 17 de la Directiva de Derechos de Autor de la UE que discute las políticas del safe harbor de derechos de autor por parte de plataformas como YouTube, Instagram y Tik Tok.
Este fallo fue cercano al enfrentamiento entre ByteDance y y Universal Music Group (UMG) que, hacia principios de año, cesó las conversaciones y todo acuerdo de colaboración con la plataforma china, toda vez que Tik Tok no pagaba un monto justo por el uso del catálogo musical de UMG y, por ende, no cumplía con sus responsabilidades respecto a los derechos de autor.
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