El término trade dress (o imagen comercial) surgió en Estados Unidos de Norteamérica y se refiere a la forma en que un producto se ve. En traducción libre al castellano es cómo se “viste un producto para ir al mercado”. Es decir, se refiere a la forma del producto y a cómo se presenta al consumidor, por ejemplo, en los estantes de los supermercados o farmacias.
En un principio, el trade dress era visto solo como la “vestimenta” del producto y constituía una protección complementaria a las marcas, como factor de asociación y objeto de deseo del público. Ejemplos típicos de imagen comercial son la forma de la botella de Coca-Cola y la suela roja de los zapatos de lujo de Christian Louboutin, marcas inconfundibles para los consumidores y que reciben protección de marca.
Este conjunto de características particulares y esenciales de los productos y servicios puede incluir el formato, color o combinación de colores, tamaño, textura, gráficos, diseños, empaque y disposición de elementos visuales, establecimiento o servicio, capaz de crear la imagen de marca de un producto en su aspecto sensible.
Trayendo el término a la discusión en el mundo legal, la imagen comercial y el conjunto/imagen que representa puede ser un aspecto importante en la protección de un activo de propiedad intelectual, ya que este conjunto de características particulares forman una identidad visual y pueden protegerse de forma jurídica.
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La legislación brasileña no tiene mecanismos legales específicos para proteger la imagen comercial, pero la Ley Nº 9.279/1996 (Ley de Propiedad Industrial – LPI), en su artículo 195, prohíbe el uso de medios fraudulentos para desviar clientes y tipifica este tipo de conductas como un acto de competencia desleal, sujeto a sanción en los ámbitos civil y penal.
Hasta 2016, la jurisprudencia nacional sobre el tema estaba pulverizada. Desde entonces, el Tribunal Superior de Justicia (STJ) se ha pronunciado. Al respecto, Paulo Lilla, socio del área de Tecnología, Protección de Datos y Propiedad Intelectual de Lefosse Advogados, explica:
“El STJ ha decidido sistemáticamente que la protección de una imagen comercial debe verificarse caso por caso, mediante un peritaje que demuestre la presencia concomitante de los siguientes requisitos: distintividad, no funcionalidad y riesgo de confusión entre el público consumidor, lo que debe determinarse a través del análisis de varios aspectos, como hábitos de consumo y aspectos del mercado, entre otros”.
La importancia del trade dress radica precisamente en que el titular de la marca original pueda invocar jurisprudencia y probar infracciones, competencia desleal, reparar daños y evitar que terceros no autorizados adopten el mismo o similar conjunto de imagen para sus productos o servicios.
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Dorflex y Engov: Casos emblemáticos en la industria farmacéutica brasileña
Hay varios casos en la industria farmacéutica local que discuten el tema de la imagen comercial. Uno de los más famosos involucra la marca Dorflex, un medicamento popular y ampliamente consumido, que enfrentó a dos marcas competidoras: Doralflex y Neodoralflex. Los remedios funcionaron en el mercado no solo con nombres similares sino también con identidades visuales muy parecidas.
El caso terminó en el STJ, donde su Tercera Sala confirmó la sentencia del Tribunal Regional Federal de la 2ª Región (TRF2) que anuló las dos marcas, propiedad de Pharmascience Laboratórios Ltda.
Al rechazar el recurso especial de Pharmascience, el Tribunal tuvo en cuenta que las marcas son medicamentos con el mismo fin terapéutico, que el registro de la marca Doralflex se solicitó 40 años después del registro de la marca Dorflex y que el medicamento más antiguo tiene notoriedad significativa entre el público brasileño.
El relajante muscular, producido por el laboratorio Sanofi, es el fármaco más vendido en Brasil, según estudio de la Asociación de la Industria Farmacéutica en Investigación (Interfarma). En la acción, Sanofi cuestionó los registros otorgados por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Inpi) a los dos medicamentos de Pharmascience. La solicitud de nulidad fue estimada en primera instancia, en sentencia confirmada por el TRF2.
Según el tribunal, las adiciones de las partículas “al” y “neo” a los radicales “dor” y “flex” no conferían un grado suficiente de distinción a las marcas canceladas, hecho que impediría la posibilidad de coexistencia entre ellos y Dorflex. Además, la identidad visual era similar.
Una situación parecida ocurrió con las marcas Engov y Posdrink, analgésicos y antialérgicos que previenen el mareo y las náuseas. El STJ concluyó que las dos marcas de medicamentos no podían coexistir en el mercado, porque el empaque del medicamento Posdrink era muy similar al de Engov, un producto reconocido y ampliamente utilizado en el mercado nacional. “No se trata de un simple uso de colores similares, sino de la imitación de todo el aspecto visual (original y distintivo) del envase creado por la demandada”, dice la decisión del STJ.
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Según expertos consultados por LexLatin, al analizar este tipo de disputas, los tribunales suelen evaluar no solo la apariencia de la marca y cualquier similitud, sino también la forma en que se coloca el producto en el mercado, a través del empaque y la publicidad. Sobre esto, Thalita Vani, socia del área corporativa, M&A y Propiedad Intelectual de VBD Advogados, dice:
“En ambos casos, el criterio adoptado por el tribunal fue el potencial de confusión que pudiera causar al público consumidor o su errónea asociación, en perjuicio del titular de los derechos supuestamente infringidos, cuya distintividad del producto ya estaba consolidada en el mercado, dada su indudable notoriedad, que garantizaba su uso exclusivo del conjunto de imágenes, impidiendo su uso indebido por parte de terceros”.
Para Tatiana Campello, socia del área de propiedad intelectual, innovación y tecnología y del área de privacidad de datos y ciberseguridad de Demarest Advogados, especialmente en los casos de medicamentos genéricos, la discusión del trade dress es de suma importancia.
“Lo que podemos observar en tales acciones es que los tribunales han llegado a entender que la confusión entre productos no necesariamente se da solo por la mala compra del producto por parte del consumidor, sino también por la aproximación calculada e indebida para aprovechar la fama del competidor”, comenta.
Para la abogada, el principal argumento en estos casos es que si bien un consumidor difícilmente compra un medicamento genérico pensando que es original, la posible similitud entre los envases podría llevar al consumidor a creer que el medicamento genérico es producido por el mismo laboratorio de la otra marca.
La gran discusión, en los casos de imagen comercial, se refiere a la posibilidad de confusión entre productos y competencia desleal entre empresas.
Según los expertos, la similitud entre los envases es capaz de transmitir al competidor todo el esfuerzo de mercadeo de la empresa que hizo copiar su envase, lo que, para los tribunales, también constituye competencia desleal.
“También es importante mencionar que en los casos en que no existe una relación de competencia directa, pero sí el uso de una imagen comercial reconocida en el mercado, existe la posibilidad de que se configure un uso parasitario, lo que es considerado una conducta ilegal”, detallan las abogadas Tania Liberman y Julia Diniz, de Cescon Barrieu Advogados.
Las abogadas explican que las recientes decisiones judiciales que involucran el trade dress son muy importantes como una forma de disuadir a terceros de beneficiarse de toda la plusvalía creada por empresas que han realizado altas inversiones para proteger sus signos distintivos en Brasil. “Decisiones como las mencionadas dan seriedad a la protección de los activos intangibles en el país, estimulando cada vez más inversiones en el área”.
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¿Cómo impacta esto en la ley de marcas y la competencia?
Brasil valora la libre competencia. Sin embargo, en casos de violaciones de marcas o competencia desleal, se deben tomar medidas a nivel administrativo y judicial.
Copiar una marca y su conjunto visual crea un riesgo de confusión o asociación indebida por parte del consumidor, lo que también suele dar como resultado la desviación del cliente, la dilución de la marca, así como un posible daño a la reputación del propietario de la marca.
“En ese sentido, si bien no existe un registro específico de imagen comercial, este instituto ha permitido defender la identidad visual de productos y servicios de manera más amplia, no necesariamente debiendo limitarse a discusiones de marca, por ejemplo”, dice Betina Portella Cunha Ferreira, del área de propiedad intelectual, innovación y tecnología de Demarest Advogados.
Tatiana Campelo concluye que el instituto de imagen comercial es fundamental para ayudar a diferenciar con mayor precisión entre prácticas de competencia legítimas y prácticas de competencia fraudulenta y, por eso, se ha utilizado cada vez más en acciones que involucran violaciones de propiedad intelectual en nuestros tribunales.
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